1.4.2.5. Особенности учета требования Правил о проверке изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле

1.4.2.5. Особенности учета

требования Правил о проверке изобретения в том виде,

как оно охарактеризовано в формуле

1.4.2.5.1. На данной стороне рассмотренной в разделе 1.4.2.3 второй составляющей условия патентоспособности "промышленная применимость", которая недостаточно акцентировалась выше, необходимо остановиться отдельно.

Окончательному выводу относительно промышленной применимости (как и других условий патентоспособности) может предшествовать уточнение формулы изобретения в процессе переписки с заявителем, в том числе и по его инициативе.

1.4.2.5.2. Рассмотрим, например, несколько иную ситуацию по сравнению с описанной в подпункте (1) раздела 1.4.2.3.4 по отношению к тому же заявленному объекту. В этой ситуации конкретная функция "блока управления отключением основного и включением резервного агрегата" тоже не охарактеризована ни в формуле, ни в описании изобретения, но в описании, содержащемся в первоначальных материалах заявки, раскрыта конкретная конструкция данного блока. При этом раскрытие сделано в объеме, позволяющем выполнить блок из известных элементов непосредственно на основании характеристики его конструкции или после применения известных методов для синтеза входящих в него узлов, описанных на функциональном уровне. В данной ситуации можно было бы признать осуществимость заявленного изобретения при условии включения признаков упомянутой конкретной конструкции в независимый пункт формулы, так как после такой коррекции формулы будет соблюдено проверяемое условие пункта 19.5.1 Правил, а именно: заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. Отметим, что если при этом для реализации узлов не потребуется осуществлять их синтез с использованием известных методов, то будет иметь место ситуация, соответствующая случаю, рассмотренному выше в разделе 1.4.2.3.2, когда каждый признак выражен таким образом, что ему соответствует известный материальный эквивалент.

1.4.2.5.3. Возможны случаи, когда материалы заявки позволяют составить независимый пункт формулы изобретения, безупречный с точки зрения промышленной применимости, но заявитель настаивает на формуле либо не содержащей некоторых необходимых признаков, либо содержащей несущественные (или не являющиеся необходимыми во всех случаях использования изобретения), наличие которых препятствует осуществлению изобретения с достижением соответствующего его назначению результата. Подобные недостатки могут быть присущи как формуле в ее первоначальном виде (при несогласии заявителя скорректировать ее, пользуясь описанием), так и формуле, измененной по инициативе заявителя (при несогласии с доводами эксперта о нецелесообразности такого изменения).

Например, заявитель может возражать против включения в формулу изобретения узла, без которого устройство не способно правильно функционировать, и функция этого узла не охватывается никаким из остальных признаков формулы; он может возражать против исключения из формулы несущественных признаков, конкретизирующих выполнение одного из узлов (для которого было бы достаточно указать лишь на его наличие), причем конкретизация содержит ошибку, делающую неработоспособным узел и устройство в целом.

В подобных случаях окончательный вывод относительно промышленной применимости должен быть отрицательным, невзирая на то, что материалы заявки принципиально позволяют сформулировать промышленно применимое изобретение. В принимаемом решении при этом следует акцентировать внимание на том, что результат анализа обусловлен желанием заявителя выразить сущность изобретения именно так, как это сделано в рассмотренном независимом пункте формулы.

1.4.2.5.4. С точки зрения оценки промышленной применимости весьма важными могут оказаться последствия несоблюдения требования идентифицируемости признаков, включенных в формулу изобретения (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил).

Особенности анализа формулы при выявлении неидентифицируемых признаков изложены в разделе, посвященном рекомендациям по проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.

При отказе заявителя от устранения недостатков формулы, связанных с наличием в ней неидентифицируемого признака или нескольких таких признаков, дальнейшее рассмотрение заявленного изобретения осуществляется, согласно подпункту (3) пункта 19.4 Правил, без учета этих признаков.

Поэтому вывод о соответствии изобретения требованию промышленной применимости при сохранении в формуле неидентифицируемых признаков не зависит от того, раскрыты ли они в описании с полнотой, достаточной для осуществления изобретения с особенностями, характеризуемыми этими признаками. На этот вывод влияют только сведения, относящиеся к остальным (идентифицируемым) признакам. Из этого не следует, однако, что при таком подходе к неидентифицируемым признакам облегчается признание изобретения патентоспособным, т.к. при рассмотрении после исключения неидентифицируемых признаков из числа учитываемых изобретение может оказаться непригодным для реализации указанного в заявке назначения <*>.

--------------------------------

<*> Тем более негативным может оказаться влияние исключения неидентифицируемых признаков на результаты оценки новизны и изобретательского уровня. Т.к. такие признаки обычно выступают в качестве отличительных, без их учета изобретение может оказаться не новым или новым, но не способным реализовать тот технический результат, обусловленный наличием обсуждаемых признаков, только благодаря которому и могло бы быть обеспечено соответствие изобретения условию изобретательского уровня.

Например, если оставлена без изменения формула заявленного устройства, в которой идентифицируемы все признаки, кроме относящегося к механизму под названием "четвертьтактор", рассмотрению подлежит это устройство без названного механизма и всех обусловленных его наличием связей, несмотря на то, что в описании разъяснено, что данный механизм обеспечивает передачу на выходной вал крутящего момента, прилагаемого к входному валу, только в течение первых трех из каждых четырех его последовательных оборотов, и раскрыто конструктивное выполнение этого механизма.

При сохраненной без изменения характеристике признака в формуле изобретения словами "специальный зажим" не учитывается прилагательное "специальный", несмотря на то, что в описании разъяснено, что имеется в виду зажим, выполняющий свою функцию лишь в определенном диапазоне температур, и показано, как он может быть выполнен.

В первом из приведенных примеров была бы достаточна коррекция формулы, при которой в ней была понятно описана функция механизма, а во втором - конкретно охарактеризованы свойства, которыми должен обладать зажим. В сочетании с имеющейся в описании информацией это обеспечило бы и соответствие формулы требованию идентифицируемости признаков, и возможность осуществления изобретения, характеризуемого такой формулой.

В случае, когда в формуле имеется неидентифицируемый признак, использованный для обозначения средства, раскрытого в описании с полнотой, достаточной для осуществления, но без указания функции или свойств, которыми оно могло бы быть охарактеризовано в форме обобщенного понятия, такой признак можно "сделать" идентифицируемым, лишь перенеся в формулу его характеристику, имеющуюся в описании и достаточную для отличения от других средств. Такой случай может иметь место, например, при использовании заявителем им самим введенного термина для краткого обозначения не известного ранее средства <*>.

--------------------------------

<*> Упомянутые функции или свойства могут быть не только не описаны, но и не известны заявителю, который, тем не менее, установил возможность получения желаемого технического результата при использовании в изобретении данного средства.

Поскольку сохранение в формуле изобретения неидентифицируемых признаков чревато существенными негативными последствиями, следует, предлагая заявителю скорректировать формулу (когда содержание описания позволяет это сделать), предупредить его о возможных последствиях отказа от коррекции.

Не следует ставить вопрос об идентифицируемости признаков в ситуации, когда смысл признаков ясен, но они сформулированы настолько широко, что создается впечатление утраты определенности.

Пусть, например, заявлено устройство, которое для повышения надежности снабжено резервными узлами и первым и вторым блоками диагностики неисправности, подключенными своими выходами ко входам блока управления резервом. При этом из описания следует, что имеются в виду неодинаковые по конструкции блоки диагностики, выявляющие вполне определенные неисправности разного вида. Вследствие того, что конкретизация особенностей этих блоков в формуле отсутствует и они различаются лишь порядковыми номерами, формула охватывает, кроме того устройства, которое имеется в виду, также устройства с блоками диагностики, выявляющими иные неисправности и, более того, устройства с двумя одинаковыми блоками диагностики.

Очевидно, что это не порождает проблемы идентифицируемости, и, если известны или раскрыты в самой заявке какие-либо блоки диагностики, использование которых в составе заявляемого устройства не нарушает его работоспособность, нет препятствий для положительного вывода о промышленной применимости <*>.

--------------------------------

<*> Однако, тем не менее, может возникнуть вопрос о правомерности предоставления данному изобретению правовой охраны, поскольку, например, при весьма обобщенно и одинаково названной функции двух блоков диагностики оно может оказаться не новым, либо не имеющим изобретательского уровня ввиду того, что отсутствие указания на конкретные функции не дает оснований утверждать о достижении технического результата, который обеспечивается лишь при конкретных функциях блоков диагностики.

Если формулировка признака в формуле изобретения такова, что он ассоциируется для специалиста с вполне определенным средством, но из описания следует, что заявитель ошибочно приписывает соответствующему термину совсем иной смысл, также не следует ставить вопрос об идентифицируемости. Например, в формуле изобретения указан "модулятор". При этом из описания выясняется, что заявитель имеет в виду блок, формирующий абсолютное значение (модуль) числа, информация о котором содержится во входном сигнале, тогда как в общепринятом смысле модулятор является средством для модулирования сигнала, т.е. изменения его параметров в соответствии со значениями другого (модулирующего) сигнала. В подобных случаях при отказе заявителя скорректировать использованную в формуле терминологию анализ проводится в соответствии с общепринятым смыслом термина, включенного в формулу, а не того, который вкладывается в него заявителем в тексте описания. Соответственно, вывод о промышленной применимости будет зависеть от того, способно ли заявляемое изобретение с признаком, выраженным известным термином, при понимании его в общепринятом смысле реализовать указанное в заявке назначение.

1.4.3. Особенности проверки

промышленной применимости изобретения, представленного

формулой с зависимыми пунктами

Пункт 19.5.1 Правил содержит условие, согласно которому для положительного вывода о промышленной применимости требования осуществимости и реализации усматриваемого заявителем назначения должны выполняться в отношении изобретения по любому пункту формулы.

Поэтому, если заявленное изобретение характеризуется в независимом пункте формулы, не имеющем подчиненных ему зависимых, и в отношении этого изобретения в результате его оценки с применением описанной выше методики сделан положительный вывод, анализ промышленной применимости можно считать законченным. Анализ можно считать законченным и в случае отрицательного вывода относительно промышленной применимости изобретения по результатам рассмотрения его в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, причем в этом случае не имеет значения, содержатся ли в формуле пункты, подчиненные данному независимому (если только не имеет места ситуация, когда указанный вывод мог бы быть изменен в результате переноса всех или части признаков зависимого пункта в независимый, но вопрос о таком переносе еще не обсужден с заявителем).

Однако если установлена промышленная применимость изобретения по независимому пункту формулы, имеющему подчиненный ему зависимый пункт (пункты), то необходим дальнейший анализ изобретения с учетом его признаков, включенных в зависимый пункт формулы (каждый из таких пунктов).

Если эти признаки таковы, что изобретение по зависимому пункту (хотя бы одному из зависимых пунктов, когда их несколько) не может быть осуществлено либо неспособно реализовать указанное в заявке назначение, то следует предложить заявителю скорректировать соответствующий зависимый пункт (когда это возможно) либо исключить его из формулы. В отношении измененной формулы анализ проводится вновь, а если заявитель настаивает на сохранении формулы без изменения, патент с такой формулой не может быть выдан ввиду того, что она отражает в явном виде частный случай выполнения или использования изобретения, в котором оно не является промышленно применимым. В этой ситуации согласно подпункту (3) пункта 19.8 Правил по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с указанной выше мотивировкой.

Аналогичный анализ проводится и в отношении зависимых пунктов формулы, подчиненных независимому не непосредственно, а через другой (другие) зависимый (зависимые) пункт (пункты).

1.4.4. Промышленная применимость и исключения

из правовой охраны

В пункте 3 статьи 4 Закона приведен перечень предложений (научные теории, методы организации и управления хозяйством, алгоритмы и программы для вычислительных машин, решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали и др.), о которых сказано, что они "не признаются патентоспособными изобретениями".

В этот перечень включены, с одной стороны, предложения, не признаваемые патентоспособными изобретениями по той причине, что вообще не относятся к изобретениям: они либо не являются ни одним из перечисленных в пункте 2 статьи 4 Закона объектов (устройством, способом, веществом и т.д.), либо могут являться таковыми, но весьма специфичны. Например, методы выполнения умственных операций, методы организации вполне могут быть представлены в форме способа в широком смысле этого слова, но они не соответствуют сложившемуся представлению о том, что такое изобретение (определение понятия "изобретение" в Законе не дается). Такие предложения не охраняются в качестве патентоспособных изобретений не потому, что не удовлетворяют требованиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; они даже не проверяются на соответствие этим требованиям, сформулированным для изобретений, поскольку не являются изобретениями. Что же касается промышленной применимости, то она вполне может иметь место для многих из содержащихся в перечне предложений даже при буквальном понимании слова "промышленность". Это относится, в частности, к методам организации, планирования, управления, решениям, касающимся только внешнего вида изделий (охраняемым в качестве промышленных образцов).

С другой стороны, в качестве включенных в перечень решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, могут выступать и предложения, по своему характеру традиционно ассоциируемые с изобретениями, которые тоже вполне могли бы быть промышленно применимы при оценке их с технической точки зрения. Однако их использование недопустимо ввиду наличия отмеченного противоречия, в связи с чем и потребовалось специально отметить в Законе их непатентоспособность.

Заметим, что выделение в отдельную группу этих видов решений целесообразно и ввиду условности и временной "подвижности" представлений о противоречии общественным интересам, принципам гуманности и морали. Так, например, признано установленным, что фреоны и некоторые другие виды веществ, используемые в качестве хладагентов, попадая в атмосферу Земли, разрушают ее озоновый слой. Подписаны международные соглашения - Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол к ней, согласно которым договаривающиеся государства берут на себя определенные обязательства по поэтапному сокращению объемов производства и использованию озоноразрушающих веществ. Однако запрета на производство и использование таких веществ названные документы не содержат, поэтому нет оснований считать относящиеся к ним изобретения противоречащими общественным интересам.

Подобный вывод можно было бы сделать лишь в отношении решений, прямо нарушающих ограничения, установленные в настоящее время компетентными государственными органами, например ограничения на содержание вредных примесей в продуктах питания.

Что же касается озоноразрушающих веществ, то не исключено отнесение связанных с ними изобретений к противоречащим общественным интересам после полного запрета их производства и использования. Но до тех пор, пока такого запрета нет, а есть лишь ограничения на объемы производства и использования, нет и оснований для отказа в признании подобных изобретений патентоспособными. Этот вывод вполне согласуется с положениями статьи 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности: "В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям".

Таким образом, в случае отказа в предоставлении правовой охраны изобретению как противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали следует ссылаться непосредственно на пункт 3 статьи 4 Закона, но не относить его к промышленно не применимым.