2(8). Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость"

2.8.1. Проверка промышленной применимости изобретения осуществляется в случае завершения с положительным результатом проверок соответствия заявленного изобретения требованиям пункта 4 статьи 1349 Кодекса, условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1, пунктами 5 и 6 статьи 1350 Кодекса, а также требованию достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса, установления приоритета изобретения и проведения информационного поиска.

п. 64 Правил

2.8.2. Изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

п. 4 ст. 1350 Кодекса

2.8.3. Определение понятия "промышленная применимость" не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном изобретении, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

При таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым: этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например, при восстановлении частично разрушенного сооружения с конкретным характером повреждений, подъеме конкретного затонувшего судна.

2.8.4. При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости направлена на проверку того, нет ли технических недостатков, обусловливающих неработоспособность заявленного решения.

Вывод о невозможности реализации указанного назначения изобретения может быть сделан тогда, когда изобретению присущ фундаментальный недостаток, который не позволяет при его осуществлении реализовать указанное назначение.

Такая ситуация возникает, когда реализация указанного назначения изобретения в принципе невозможна, так как обоснование возможности ее осуществления в описании изобретения противоречит известным законам природы и знаниям современной науки о них, раскрытым в изданиях РАН, изданиях, рецензируемых РАН, изданиях государственных отраслевых специализированных институтов, а также в изданиях, перечень которых публикуется на сайте ВАК (далее - обоснования, противоречащие известным законам природы и научным знаниям). Примером может являться описание работы вечного двигателя.

Такие изобретения могут быть охарактеризованы признаками, выраженными как научными терминами, так и с использованием терминов и сокращений, отнесенных в научно-технической литературе к ненаучным. Проверка соблюдения требований, предъявляемых к терминам, примененным в формуле изобретения, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 55 Правил (пункты 2.7.33, 2.7.34 подраздела 2(7) раздела V части II настоящего Руководства). Если заявитель не скорректирует формулу изобретения, содержащую ненаучные термины, заявка признается отозванной.

Более сложная ситуация возникает, когда заявленное решение охарактеризовано с использованием научных терминов, однако обоснования возможности его осуществления с реализацией указанного назначения, по мнению эксперта, противоречат известным законам природы и научным знаниям.

п. 66 Правил

Не исключен также случай, когда заявитель в разделе описания "Осуществление изобретения" раскрывает средства и методы для реализации признака формулы, но при этом предложенное заявителем обоснование их физической сущности также не соответствует известным законам природы и научным знаниям.

Например, заявлен "Способ определения состояния здоровья человека, характеризующийся тем, что производят оценку физических свойств фотографии человека с использованием маятника, выполненного в виде нити с грузом, который располагают над фотографией, и осуществляют замер амплитуды маятника в момент приближения его к фотографии, при этом о состоянии здоровья судят по измеренной амплитуде маятника".

Заявитель утверждает, что все фотографии обладают некими свойствами, взаимосвязанными с состоянием здоровья человека, запечатленного на фотографии, и воздействуют на окружающую среду. В заявленном способе предлагается оценить силу этого воздействия в соответствии с величиной амплитуды маятника.

Однако в соответствии с представлениями современной науки, раскрытыми в изданиях РАН, нельзя признать, что признак, касающийся замера амплитуды раскачивающегося маятника в момент приближения маятника к фотографии в контексте формулы изобретения отражает объективные физические явления.

Маятник, расположенный над объектом исследования, может раскачаться только под действием внешних сил. При этом не только маятник, но и любое физическое тело не может прийти в движение под действием одних лишь внутренних сил. Если маятник начал качаться, значит, на него подействовала внешняя сила. Такая сила может быть обусловлена действием на груз физического поля - магнитного, электрического, гравитационного. Описанные в литературе случаи демонстрации раскачивания маятника в руке оператора (так называемого "биолокатора"), осуществляющего "биолокационное зондирование", объясняются тем, что на тот или иной фактор внешней среды реагирует сам оператор (в том числе бессознательно).

В настоящее время подобные решения отнесены в научно-технической литературе к ненаучным. С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что предложенными методами и средствами оценка физических свойств фотографии человека невозможна, и, следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию промышленной применимости.

2.8.5. Требования к разделу описания "Осуществление изобретения" обязывают заявителя представлять сведения, показывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Рекомендуется критически оценивать приведенные заявителем сведения. Необходимо проверить, не противоречат ли представленные обоснования известным законам природы и научным знаниям, а полученные в ходе эксперимента данные - указанным законам и принципам построения эксперимента. Если эксперт имеет убедительные доказательства невозможности осуществления изобретения с реализацией указанного заявителем назначения, следует сделать вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость".

п.п. 45 - 50 Требований

2.8.6. Необходимо учитывать, что в формуле изобретения, относящегося к известному продукту или способу, не требуется приведение всех неотъемлемо (имманентно) присущих ему признаков за исключением тех, на изменение которых направлено изобретение.

Например, если заявлено изобретение "Велосипед", направленное на усовершенствование рамы велосипеда, упоминать в формуле о наличии колес не обязательно.

При проверке возможности реализации назначения целесообразно учитывать, что заявитель может вносить усовершенствования в определенную часть устройства. При этом в формуле заявитель может заявлять само устройство, а не его часть, в которую внесены усовершенствования. В данном случае вывод о невозможности реализации назначения на основании того, что в формуле изобретения есть только указание на такое устройство, но не перечислены все признаки этого устройства, будет неправильным.

Например, если изобретение относится к фотоаппарату, но все усовершенствования относятся к затвору, отсутствие характерных признаков самого устройства (в частности, признаков "линза" и "видоискатель") не означает, что в формуле изобретения отсутствуют признаки, которые обеспечивают возможность реализации назначения заявленного устройства.

2.8.7. Вместе с тем в практике экспертизы встречаются случаи, когда причиной отрицательного вывода при проверке возможности реализации заявленным средством назначения, которое указано заявителем, является неполнота характеристики изобретения, т.е. отсутствие некоторых признаков, необходимых для реализации назначения, несмотря на достаточность содержащихся в заявке сведений для осуществления изобретения в виде материального средства, соответствующего характеристике изобретения. Такой вывод можно признать обоснованным в том случае, если заявителем решается задача расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. Технический результат в этом случае состоит в реализации назначения, и его недостижение означает несоответствие требованию промышленной применимости. Вместе с тем возможен вывод и о том, что не заявлено техническое решение (подраздел 2(5) раздела V части II настоящего Руководства в части проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса (техническое решение)).

п. 51 Правил

2.8.8. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Несмотря на то что ответственность за достоверность приводимых сведений в конечном счете лежит на заявителе, с эксперта не снимается ответственность за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Это означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительные доказательства, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать такие доказательства, если он не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства. Такие не аргументированные сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Каким бы сомнительным это предложение ни казалось, нет оснований оспаривать доводы заявителя, если эксперт не может привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (например, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Изложенное не следует понимать таким образом, что если эксперт, исходя непосредственно из характера заявленного изобретения, установил невозможность реализации указанного заявителем назначения (например, вечный двигатель, средство для обеспечения безопорного движения посредством взаимных перемещений его внутренних частей) ввиду противоречия общепризнанным фундаментальным законам природы, он тоже должен проводить скрупулезный анализ функционирования заявленного устройства. В подобных случаях эксперт может констатировать отсутствие промышленной применимости заявленного изобретения, ссылаясь на упомянутые фундаментальные общепризнанные законы. В данной ситуации в дальнейшей полемике доказывать свою правоту обязан заявитель, для чего ему необходимо опровергнуть соответствующий общепризнанный фундаментальный закон или доказать неадекватность этого закона условиям использования заявленного изобретения. Если заявителем не представлены такие опровержение или доказательства, эксперт вправе не принимать во внимание доказательства в виде актов испытаний заявленного устройства и иных подобных документов.

Кроме того, при представлении заявителем в качестве доказательства акта испытаний необходимо обратить внимание на то, что именно подтверждает данный акт. Возможны случаи, когда данные акта свидетельствуют о возможности реализации указанного назначения, но из сведений, приведенных в акте испытаний, не следует идентичность заявленного и испытанного устройства, указанного в акте.

Важно отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического или научного характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного устройства) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения (с учетом и предшествовавших ему знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

2.8.9. Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретений возможна и не противоречит законам природы и знаниям современной науки о них, изобретение признается соответствующей условию промышленной применимости, и осуществляется проверка новизны изобретения.

п. 67 Правил

2.8.10. Если установлено, что реализация указанного заявителем назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения невозможна, в частности, вследствие противоречия законам природы и знаниям современной науки о них, и документы заявки не допускают корректировку формулы изобретения без изменения заявки на изобретение по существу, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с выводом о несоответствии изобретения условию промышленной применимости и предложением представить в случае несогласия с указанным выводом доводы по мотивам, указанным в уведомлении, в течение шести месяцев с даты направления указанного уведомления.

К уведомлению о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения прикладывается отчет об информационном поиске.

п. 1 ст. 1387 Кодекса,

п. 144 Регламента,

п. 68 Правил

2.8.11. Если ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения представлен в течение шести месяцев с даты направления уведомления, доводы заявителя, приведенные в ответе, учитываются при экспертизе заявки по существу и принятии решения.

Продление срока представления заявителем доводов в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Если доводы заявителя, представленные в течение шести месяцев с даты направления уведомления, не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

Если доводы заявителя изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условию промышленной применимости, проводится проверка новизны изобретения.

п. 69 Правил

2.8.12. В случае если изобретение не соответствует условию промышленной применимости, проверка условиям новизны и изобретательского уровня не проводится.

п. 68 Правил