Проверка соблюдения требования, основана ли формула изобретения на описании изобретения

2.7.41. При проверке соблюдения требования, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения.

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

подпункт 3 п. 2 ст. 1375 Кодекса,

п. 56 Правил,

подпункт 2 п. 53 Требований

2.7.42. Формула изобретения считается полностью основанной на описании изобретения в первую очередь в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании изобретения. Такая ситуация относится к наиболее простой и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Например, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие "мальтийский крест", а в формуле он назван "мальтийский механизм", или указанный в формуле изобретения "натяжной ролик" в описании назван "лениксом" (редко употребляемое устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но в тексте описания полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие "коаксиально расположенные трубы", а в описании без использования понятия "коаксиально" указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но такое нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать данное обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

2.7.43. Если включенные в формулу изобретения понятия отсутствуют в описании в их буквальной формулировке или не раскрыто содержание таких понятий, рассматриваемое требование считается нарушенным. В частности, если в формуле признак охарактеризован понятием, обеспечивающим возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, однако в описании этому понятию дается явным или косвенным образом иное, отличное от принятого в соответствующей области смысловое содержание, формула не считается основанной на описании. В этом случае имеет место несоответствие между содержанием описания и формулой изобретения, в связи с чем целесообразно руководствоваться следующим. Если формула изобретения была представлена заявителем на дату подачи заявки, несоответствие может быть устранено заявителем путем включения характеристики признака в описание или путем корректировки описания. В случае более позднего представления формулы требование основанности формулы на описании может быть обеспечено только путем исключения признака из совокупности признаков формулы.

2.7.44. В рамках обсуждаемого требования проверяется также правомерность применения использованной заявителем степени обобщения характеристики признака.

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обоснованно ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного данным понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна. В таком случае необходимо установить, имеются ли в описании сведения, подтверждающие достаточность признака "текстильное волокно" для достижения совместно с другими признаками изобретения указанного заявителем технического результата. Понятно, что корректный вывод о результатах указанной проверки может быть сделан только специалистом в той области техники, к которой относится изобретение.

Не исключена ситуация, при которой возможность достижения технического результата может быть подтверждена только результатами эксперимента. В этом случае необходимо проверить, имеются ли в описании примеры осуществления изобретения, приведены ли при этом необходимые данные и, главное, достаточны ли они для вывода о возможности достижения такого технического результата не только в частных случаях, охваченных представленными примерами.

Иногда формула, в которой родовое понятие выражено так, что оно относится к целому классу, например материалов или машин, может быть признана соответствующей установленным требованиям, даже если ее объем широк, при условии, что в описании приведено достаточно примеров и (или) иных сведений (например, путем отсылки к общедоступным источникам информации), из которых следует, что при осуществлении изобретения применительно к любому материалу или машине из этих классов может быть получен указанный заявителем технический результат.

п. 56 Правил,

подпункт 7 п. 53 Требований

В тех случаях, когда, по мнению эксперта, информации недостаточно для такого вывода, он может предложить заявителю с приведением технически аргументированных доводов скорректировать формулу изобретения с учетом требования, согласно которому формула изобретения должна относиться только к одному техническому решению. Такая корректировка может быть осуществлена путем ограничения притязания одним из приведенных в описании изобретения примеров. При этом заявитель уведомляется о возможности подачи выделенных заявок на другие приведенные в описании изобретения варианты ее осуществления, а также о последствиях отказа корректировки формулы изобретения.

Еще одним примером использования общего понятия в формуле является выражение признака, охватывающего разные частные формы его реализации, через выполняемую функцию. В некоторых случаях приведения одного примера может быть достаточно, чтобы удостовериться в допустимости обобщения.

Например, в формуле содержится признак "средство для обнаружения положения двери". В описании приведен единственный пример выполнения такого средства в виде концевого выключателя, при этом для специалиста является очевидным, что фотоэлемент или тензодатчик могли быть использованы вместо него. Однако если из содержания заявки следует, что указанная функция реализуется только с помощью концевого выключателя без указания на существование альтернативных средств, то следует считать, что формула не основана на описании. Наличие в описании декларативного утверждения, что другие средства могут быть использованы, является недостаточным, если эти средства и их использование неочевидны.

2.7.45. В том случае, когда установлено, что формула не может быть признана полностью основанной на описании, и это препятствует проведению информационного поиска, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, ссылок на положения нормативных правовых актов, приведением соответствующих доводов и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Если заявителем в течение трех месяцев со дня направления запроса не представлен ответ на запрос дополнительных материалов, принимается решение о признании заявки отозванной с указанием оснований принятия такого решения.

п. 57 Правил

2.7.46. Необходимо помнить о том, что в случае, если формула изобретения составлена с нарушением правил, установленных Требованиями, но эти нарушения не препятствуют проведению информационного поиска и проверке промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения, то все вопросы, связанные с корректировкой формулы изобретения, выясняются с заявителем после получения вывода о соответствии изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Однако если имеется необходимость указания в запросе других вопросов, затрагивающих имеющиеся препятствия для проведения экспертизы заявки на изобретение по существу, заявителю можно предложить внести в формулу и (или) описание соответствующую корректировку и до проверки соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

Рекомендации по проведению информационного поиска изложены в разделе VII части II настоящего Руководства.

п. 59 Правил