2(4). Проверка соответствия изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса

2.4.1. В ходе проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, устанавливается, не относится ли заявленное изобретение к объектам, не являющимся изобретениями.

Не являются изобретениями, в частности:

1) открытия;

2) научные теории и математические методы;

3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;

4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;

5) программы для ЭВМ;

6) решения, заключающиеся только в представлении информации.

Следует отметить, что приведенный перечень объектов, не являющихся изобретениями, является открытым.

Проверка проводится после завершения с положительным результатом проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 6 статьи 1350 Кодекса.

п. 5 ст. 1350,

п. 2 ст. 1386 Кодекса,

п.п. 43, 48 Правил

2.4.2. Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, включает:

- анализ признаков заявленного изобретения,

- анализ проблемы, решаемой созданием заявленного изобретения,

- анализ результата, обеспечиваемого заявленным изобретением,

- исследование причинно-следственной связи признаков заявленного изобретения и обеспечиваемого им результата.

Проверка осуществляется с учетом положений Требований, устанавливающих требования к содержанию описания изобретения в части разделов "Уровень техники" и "Раскрытие сущности изобретения".

п. 49 Правил,

п.п. 35 - 43 Требований

2.4.3. Сложность проведения проверки в случае, когда заявленный в качестве изобретения объект предположительно подпадает под перечень исключений, установленный пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, или включает признаки этих объектов, состоит в том, что ни Кодексом, ни подзаконными нормативно-правовыми актами не определены такие понятия перечня, как "открытия", "научные теории и математические методы", "правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности", "решения, заключающиеся только в представлении информации". В связи с этим при проведении такой проверки следует опираться на раскрытие содержания указанных понятий в словарно-справочной и научной литературе.

Еще одна сложность состоит в том, что характеристики некоторых объектов, не являющихся изобретениями, приведенные в формулах, внешне похожи на характеристики изобретений, так как они могут включать признаки, традиционно применяемые для характеристики продукта и способа, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению.

Такие характеристики могут даваться решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей; решениям, относящимся к математическим методам, правилам и методам игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; решениям, заключающимся только в представлении информации.

Так, характеристика правил и (или) метода хозяйственной деятельности может содержать упоминание организационно-технических средств, обычно применяемых хозяйствующими субъектами в сфере организации и управления какой-либо деятельностью, или упоминание средств производства, являющихся предметом этой деятельности. Характеристика решений, касающихся представления информации и правил игр, - упоминание различного рода устройств, являющихся носителями информации, или устройств, используемых для реализации игры по правилам, а характеристика математических методов - упоминание средств, облегчающих выполнение вычислительно-логических операций.

Поэтому при применении пункта 5 статьи 1350 Кодекса необходимо исходить из общей особенности включенных в него решений. Такой особенностью является нетехнический характер результата, проявляющегося при осуществлении этих решений. В связи с этим при проверке соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 5 статьи 1350 Кодекса, следует уделять особое внимание обеспечиваемому данным решением результату.

п. 36 Требований

2.4.4. Целесообразно помнить, что сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата.

При этом достижение технического результата могут обеспечивать наряду с признаками устройства признаки, "внешне похожие" на признаки, характерные для объектов, не являющихся техническими решениями.

В то же время указание технических средств в характеристике заявленного объекта, содержащееся в представленной формуле, не всегда свидетельствует о техническом характере решения.

Поэтому, с одной стороны, должно быть исключено отнесение заявленного объекта к объектам, не являющимся техническими решениями, лишь на основании того, что некоторые признаки заявленного объекта являются характерными для объектов, не признаваемых техническими решениями, и, с другой стороны, не должно быть препятствий для отнесения к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, решений, которые лишь по форме представлены заявителем в виде технических, т.к. охарактеризованы признаками, традиционно используемыми для характеристики продукта и способа, но не влияют на достижение какого-либо технического результата.

п. 36 Требований

2.4.5. Заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, только в случае, когда заявка на изобретение касается указанных объектов как таковых. С учетом данного положения заявленное предложение должно рассматриваться в целом, и вывод по результатам анализа должен относиться к объекту этого предложения в целом.

п. 5 статьи 1350 Кодекса, п. 49 Правил

2.4.6. По результатам проверки заявленное изобретение признается относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, в случае, когда:

- родовое понятие, отражающее назначение изобретения, приведенное в формуле изобретения, является признаком этих объектов;

- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, являются признаками этих объектов;

- все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение только такого результата, который не является техническим.

п. 49 Правил

2.4.7. В первом случае, указанном в вышеприведенном пункте 2.4.6 подраздела 2(4) раздела V части II настоящего Руководства, речь идет о том, что родовое понятие не соответствует сущности заявленного изобретения. Если описание изобретения позволяет внести соответствующее изменение в родовое понятие, возможно исправление указанной ситуации. Для этого можно предложить заявителю изменить родовое понятие таким образом, чтобы оно соответствовало сущности заявленного изобретения. Данное изменение позволит сделать вывод о том, что заявленный объект не относится к объектам, указанным в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

2.4.8. Рекомендации по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении второго случая, указанного в вышеприведенном пункте 2.4.6 подраздела 2(4) раздела V части II настоящего Руководства, и соответствующие примеры приведены в разделах настоящего Руководства, в которых отражены характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса. Такие случаи также не часто встречаются в практике экспертизы. Применение указанных рекомендаций целесообразно в том случае, если эксперт безусловно убежден в том, что формула в целом содержит только характеристику какого-либо объекта (объектов), указанного в пункте 5 статьи 1350 Кодекса.

В случаях, когда признаки изобретения невозможно однозначно отнести к характерным для объектов, указанных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, следует учитывать характер проблемы, на решение которой направлено изобретение, и характер результата, обеспечиваемого изобретением.

2.4.9. Общая рекомендация по применению пункта 5 статьи 1350 Кодекса в отношении третьего случая, указанного в вышеприведенном пункте 2.4.6 подраздела 2(4) раздела V части II настоящего Руководства, состоит в том, что следует проявлять осторожность при отнесении признаков к категории характерных для объектов, перечисленных в пункте 5 статьи 1350 Кодекса, чтобы не отнести к указанной категории признаки, "внешне похожие" на таковые, а на самом деле влияющие на достижение технического результата.

Приведенная рекомендация связана с тем, что одни и те же признаки могут влиять как на достижение технического результата, так и на достижение нетехнического результата.

Это можно проиллюстрировать на примере керамического изделия, имеющего перфорированную отверстиями поверхность, отличающегося тем, что в отверстия пропущено минеральное волокно в виде нити с образованием стежков.

Достигаемый результат, указанный заявителем, заключается в повышении художественной выразительности изделия, т.е. направлен на удовлетворение эстетических потребностей. Поскольку все признаки, которыми заявленное изобретение охарактеризовано в формуле изобретения, обеспечивают получение результата, который не является техническим, заявленное изобретение следует признать относящимся к объектам, не являющимся изобретениями как таковыми, а именно к решениям, касающимся только внешнего вида изделия и направленным на удовлетворение эстетических потребностей.

Вместе с тем, если бы заявителем решалась проблема повышения прочности изделия за счет образования оплетки керамического изделия, выполненной из минеральных нитей, заявленное изобретение могло бы быть признано техническим решением.

2.4.10. Далее показаны характерные особенности объектов, не являющихся изобретениями в смысле положений пункта 5 статьи 1350 Кодекса, и приведены примеры формул, в целом содержащих только характеристики таких объектов. В практике экспертизы такие формулы встречаются относительно редко.